정답은 “특허발명을 업으로 실시(행사)는 독자적으로 할 수 있지만, 특허발명에 대해 제3자에게 전용실시권이나 통상실시권을 부여할 때에는 공유권자 전원의 동의가 필요하다”입니다.
이와 관련한 특허법원 2018나1886 판결이 있어 소개해드립니다.
1. 기초사실
원고는 피고 회사와 이 사건 계약을 체결하고 이 사건 보일러를 개발한 사람으로서 이 사건 특허발명에 대한 공동발명자이므로 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 회사와 공유하고 있었다.
2. 원고의 주장; 통상실시료 상당의 손해배상 또는 부당이득반환청구
이 사건 계약에 따라 이루어진 이 사건 특허발명에 대하여 원고가 공유특허권자로 되었다면, 피고 회사는 원고의 허락 없이는 이를 업으로서 실시할 수 없게 되고, 그 경우 피고 회사는 원고로부터 통상실시권을 부여받는 형태로 실시할 수밖에 없을 것이므로, 피고들은 특허법 제128조 제7항을 유추적용하여 원고에게 이 사건 특허발명의 실시로 인한 통상실시료 상당의 금액을 지급할 의무가 있다.
3. 법원의 판단
원고의 주장은 특허권이 공동명의로 등록된 경우 공유특허권자 일방은 타방의 동의 없이는 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다는 것을 전제로 한다.
특허법 제99조 제3항에 의하면 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있는데, 이 사건 계약은 앞서 본 바와 같은 내용일 뿐 피고 회사가 이 사건 특허발명을 실시하는 것을 제한하기 위한 내용이 포함되었다고는 해석할 수는 없고, 달리 이러한 약정이 체결되었음을 인정할 아무런 자료가 없으므로, 피고 회사는 단독으로 이 사건 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다고 할 것이다.
그러므로 이에 반하는 원고의 위 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 않는다.
4. 참조조문
제99조(특허권의 이전 및 공유 등)
① 특허권은 이전할 수 있다. ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다. ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.
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법무법인 승운 변호사 송미나
정답은 “특허발명을 업으로 실시(행사)는 독자적으로 할 수 있지만, 특허발명에 대해 제3자에게 전용실시권이나 통상실시권을 부여할 때에는 공유권자 전원의 동의가 필요하다”입니다.
이와 관련한 특허법원 2018나1886 판결이 있어 소개해드립니다.
1. 기초사실
원고는 피고 회사와 이 사건 계약을 체결하고 이 사건 보일러를 개발한 사람으로서 이 사건 특허발명에 대한 공동발명자이므로 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 회사와 공유하고 있었다.
2. 원고의 주장; 통상실시료 상당의 손해배상 또는 부당이득반환청구
이 사건 계약에 따라 이루어진 이 사건 특허발명에 대하여 원고가 공유특허권자로 되었다면, 피고 회사는 원고의 허락 없이는 이를 업으로서 실시할 수 없게 되고, 그 경우 피고 회사는 원고로부터 통상실시권을 부여받는 형태로 실시할 수밖에 없을 것이므로, 피고들은 특허법 제128조 제7항을 유추적용하여 원고에게 이 사건 특허발명의 실시로 인한 통상실시료 상당의 금액을 지급할 의무가 있다.
3. 법원의 판단
원고의 주장은 특허권이 공동명의로 등록된 경우 공유특허권자 일방은 타방의 동의 없이는 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다는 것을 전제로 한다.
특허법 제99조 제3항에 의하면 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있는데, 이 사건 계약은 앞서 본 바와 같은 내용일 뿐 피고 회사가 이 사건 특허발명을 실시하는 것을 제한하기 위한 내용이 포함되었다고는 해석할 수는 없고, 달리 이러한 약정이 체결되었음을 인정할 아무런 자료가 없으므로, 피고 회사는 단독으로 이 사건 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다고 할 것이다.
그러므로 이에 반하는 원고의 위 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 않는다.
4. 참조조문
제99조(특허권의 이전 및 공유 등)
① 특허권은 이전할 수 있다.
② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.
법무법인 승운
070.8667.3351
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