[민사] 피고의 인터넷 사이트가 원고의 특허발명과 작용효과가 동일하지 않아 균등침해하지 않았다고 본 사례(특허법원 2019나1715)
■ 원고의 주장
1) 원고는 주위적으로, 피고는 원고 회사의 상당한 투자와 노력으로 만든 성과이자 특허권에 해당하는 이 사건 검색방법을 부정하게 이용하여 피고의 사이트를 운영하였기 때문에 이러한 피고의 행위에 대하여, 이 사건 특허권 침해, 민법 제750조, 이 사건 보안각서에 따른 의무 위반에 따른 금지 및 손해배상 청구를 각 선택적으로 청구하였습니다.
2) 원고는 예비적으로, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 따른 금지 및 손해배상을 특허권 침해에 대한 예비적 청구로 주장하며, 이와 동시에 민법 제750조, 이 사건 보안각서에 따른 의무 위반에 따른 금지 및 손해배상 청구를 각 선택적으로 청구하였습니다.
■ 재판 당시 당사자들의 지위
1) 원고 회사는 IT 관련 프로그램 및 사이트를 개발하는 회사로 ‘마지막 알파벳 제거 알고리즘을 이용한 반도체 부품 검색 방법’이라는 명칭의 특허발명에 대한 특허권자이다. 원고 회사는 2004년 초경 전자부품 데이터시트 검색사이트인 올데이터시트닷컴(www.alldatesheet.com)을 개설하여 현재까지 운영한 자입니다.
2) 피고는 2003. 8. 1. 원고 회사에 입사하여 근무하였다가 2014. 2. 10. 퇴사하였다. 피고는 재직 중 원고 회사에 “근무하는 동안 보고 들었던 아이템 및 모든 부분에 대해 외부 유출을 하지 않을 것이며, 만약 정보 유출이 되어 원고 회사에 피해가 발생하게 되면 법적 책임을 지겠다.”는 내용의 보안각서를 제출하였고, 이후 “사원은 직무상 지득한 비밀을 엄수하고 회사기밀을 누설해서는 아니 된다.”는 규정이 포함된 원고 회사 취업규칙에 서명하였다. 이후 피고는 원고 회사에서 퇴사한 후 자신의 인터넷 사이트를 직접 개설하거나 타인으로부터 양수하여 현재까지 운영하고 있는 자입니다.
■ 판시 요지
특허법원은 원고의 항소 및 주위적 선택적, 예비적 청구를 모두 기각하였는데요, 그 판시 요지에 대하여 살펴보겠습니다.
□ 피고가 원고 특허발명을 균등침해하였는지 여부
1) 관련 법리
특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결).
2) 본 사건의 경우
원고의 특허발명과 피고 사이트의 차이점을 명확하게 알 수 있는 구성요소 S150을 비교하면, 특허발명은 검색결과를 검색어와 일치, 검색어로 시작, 검색어로 종료 및 검색어를 포함하는 결과별로 색인을 구성하여 각 배열에 포함된 결과를 출력하는 한정을 포함하고 있는데, 피고 사이트는 검색어와 일치하거나 검색어로 시작하는 부품명만을 출력하고, 일치, 시작, 종료, 포함을 구분하여 각 색인을 출력하지 않는다는 차이점이 있다
특허발명의 기술사상의 핵심은 사용자가 정확한 반도체 부품명을 알지 못하는 경우나 실수로 잘못 검색어를 입력하더라도, 마지막 알파벳을 제거하여 검색함으로써 도출된 검색결과에 대하여 검색어와 일치하거나, 검색어로 시작 또는 종료하거나 검색어를 포함하는 반도체 부품을 제시할 수 있도록 하는 것이고, 검색어의 마지막 알파벳을 순차로 제거하여 검색결과를 도출하는 기술사상은 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과하다. 따라서 특허발명의 기술사상의 핵심은 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 피고 사이트에서 특허발명의 기술사상의 핵심이 구현되어 있는 것만 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.
다만 특허발명의 구성요소 S150은 검색결과를 검색어와 일치, 검색어로 시작, 검색어로 종료 및 검색어를 포함하는 결과별로 나누어 색인을 구성하여 각각의 결과를 출력함으로써 검색어와 일치하거나 검색어로 시작하는 결과만을 출력하는 것보다 더 많은 검색결과를 출력하고, 사용자가 원하는 반도체 부품에 대한 검색결과를 더 쉽게 찾을 수 있는 효과를 가지는 반면, 피고 사이트는 검색어와 일치, 시작, 종료 및 포함하는 각 경우를 구분하여 표시하지는 않는 차이가 있다. 특허발명과 피고 사이트는 작용효과가 같다고 할 수 없다. 결국 피고 사이트가 특허발명의 균등범위에 속한다고 할 수 없으므로, 피고 사이트는 특허발명을 균등침해하지 않는다.
□ 피고가 이 사건 원고의 검색방법을 사용하거나 부정경쟁행위를 하였는지 여부
검색어의 마지막 알파벳을 제거하여 검색결과를 도출하는 기술사상은 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 점, 피고 사이트와 원고 사이트는 소스코드의 프로그래밍 언어가 다른 점에 비추어 보면, 피고 사이트의 검색방법이 원고 사이트의 검색방법과 동일하다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 나아가 이 사건 검색방법은 이미 널리 알려져 있어서 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과라고 볼 수도 없다. 결국 피고 사이트가 특허권을 침해하거나 이 사건 검색방법을 사용함을 전제로 한 원고의 청구는 이유 없다.
□ 원고의 부당이득반환청구에 관하여
또한 원고 사이트와 피고 사이트의 기능 및 작동방식이 다소 유사하나, 피고가 구글광고를 운영하여 얻은 이익이 법률상 원인없이 원고 회사의 재산으로 인한 이득이라고 볼 수 없고 이로 인하여 원고 회사의 광고 수입이 감소하고 피고가 광고 수익을 얻었다는 상당인과관계를 인정할 증거가 없다. 원고의 부당이득 반환 청구는 이유 없다.
□ 원고의 불법행위에 기한 손해배상청구에 관하여(민법 제750조)
나아가 피고는 맥 운영체제에서 실행되는 ‘애플_BadaTime(zip 파일)’의 테스트를 위해 2012. 11. 14.경 이를 USB 저장장치에 저장하였다가 2017. 3. 15. 개인적인 백업 파일을 옮기면서 위 파일도 함께 저장된 것이라고 주장하고 있는바, 위 증거에서 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 피고가 ‘애플_BadaTime(zip 파일)’을 USB 저장장치에 저장한 이후 소스코드를 포함하는 압축파일이 수정된 적이 없는 점, 바다타임 프로그램은 아이폰용 무료 프로그램이고 이후 안드로이드 버전으로 상용화된 점, 바다타임 프로그램은 만조, 간조 등 물때를 알려주는 것으로 피고 사이트의 운영이나 기능과 아무런 관련이 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 피고 사이트와 관련이 없고 무료인 프로그램의 소스파일을 절취, 기망 등 부정한 수단으로 취득하였다는 점이 증명되었다고 볼 수 없으므로, 피고의 행위가 부정취득행위이거나 프로그램의 복제권 침해행위라고 볼 수 없다. 또한 피고가 바다타임 프로그램의 소스파일 취득 후 퇴사 시 반환 또는 폐기하지 못한 행위가 외부 유출을 위한 것이라고 볼 증거도 없으므로, 이러한 부분이 보안각서의 의무위반이거나 민법 제750조에 따른 불법행위라고 볼 수도 없다.
법무법이 승운
070.8667.3351
[민사] 피고의 인터넷 사이트가 원고의 특허발명과 작용효과가 동일하지 않아 균등침해하지 않았다고 본 사례(특허법원 2019나1715)
■ 원고의 주장
1) 원고는 주위적으로, 피고는 원고 회사의 상당한 투자와 노력으로 만든 성과이자 특허권에 해당하는 이 사건 검색방법을 부정하게 이용하여 피고의 사이트를 운영하였기 때문에 이러한 피고의 행위에 대하여, 이 사건 특허권 침해, 민법 제750조, 이 사건 보안각서에 따른 의무 위반에 따른 금지 및 손해배상 청구를 각 선택적으로 청구하였습니다.
2) 원고는 예비적으로, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 따른 금지 및 손해배상을 특허권 침해에 대한 예비적 청구로 주장하며, 이와 동시에 민법 제750조, 이 사건 보안각서에 따른 의무 위반에 따른 금지 및 손해배상 청구를 각 선택적으로 청구하였습니다.
■ 재판 당시 당사자들의 지위
1) 원고 회사는 IT 관련 프로그램 및 사이트를 개발하는 회사로 ‘마지막 알파벳 제거 알고리즘을 이용한 반도체 부품 검색 방법’이라는 명칭의 특허발명에 대한 특허권자이다. 원고 회사는 2004년 초경 전자부품 데이터시트 검색사이트인 올데이터시트닷컴(www.alldatesheet.com)을 개설하여 현재까지 운영한 자입니다.
2) 피고는 2003. 8. 1. 원고 회사에 입사하여 근무하였다가 2014. 2. 10. 퇴사하였다. 피고는 재직 중 원고 회사에 “근무하는 동안 보고 들었던 아이템 및 모든 부분에 대해 외부 유출을 하지 않을 것이며, 만약 정보 유출이 되어 원고 회사에 피해가 발생하게 되면 법적 책임을 지겠다.”는 내용의 보안각서를 제출하였고, 이후 “사원은 직무상 지득한 비밀을 엄수하고 회사기밀을 누설해서는 아니 된다.”는 규정이 포함된 원고 회사 취업규칙에 서명하였다. 이후 피고는 원고 회사에서 퇴사한 후 자신의 인터넷 사이트를 직접 개설하거나 타인으로부터 양수하여 현재까지 운영하고 있는 자입니다.
■ 판시 요지
특허법원은 원고의 항소 및 주위적 선택적, 예비적 청구를 모두 기각하였는데요, 그 판시 요지에 대하여 살펴보겠습니다.
□ 피고가 원고 특허발명을 균등침해하였는지 여부
1) 관련 법리
특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결).
2) 본 사건의 경우
원고의 특허발명과 피고 사이트의 차이점을 명확하게 알 수 있는 구성요소 S150을 비교하면, 특허발명은 검색결과를 검색어와 일치, 검색어로 시작, 검색어로 종료 및 검색어를 포함하는 결과별로 색인을 구성하여 각 배열에 포함된 결과를 출력하는 한정을 포함하고 있는데, 피고 사이트는 검색어와 일치하거나 검색어로 시작하는 부품명만을 출력하고, 일치, 시작, 종료, 포함을 구분하여 각 색인을 출력하지 않는다는 차이점이 있다
특허발명의 기술사상의 핵심은 사용자가 정확한 반도체 부품명을 알지 못하는 경우나 실수로 잘못 검색어를 입력하더라도, 마지막 알파벳을 제거하여 검색함으로써 도출된 검색결과에 대하여 검색어와 일치하거나, 검색어로 시작 또는 종료하거나 검색어를 포함하는 반도체 부품을 제시할 수 있도록 하는 것이고, 검색어의 마지막 알파벳을 순차로 제거하여 검색결과를 도출하는 기술사상은 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과하다. 따라서 특허발명의 기술사상의 핵심은 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 피고 사이트에서 특허발명의 기술사상의 핵심이 구현되어 있는 것만 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.
다만 특허발명의 구성요소 S150은 검색결과를 검색어와 일치, 검색어로 시작, 검색어로 종료 및 검색어를 포함하는 결과별로 나누어 색인을 구성하여 각각의 결과를 출력함으로써 검색어와 일치하거나 검색어로 시작하는 결과만을 출력하는 것보다 더 많은 검색결과를 출력하고, 사용자가 원하는 반도체 부품에 대한 검색결과를 더 쉽게 찾을 수 있는 효과를 가지는 반면, 피고 사이트는 검색어와 일치, 시작, 종료 및 포함하는 각 경우를 구분하여 표시하지는 않는 차이가 있다. 특허발명과 피고 사이트는 작용효과가 같다고 할 수 없다. 결국 피고 사이트가 특허발명의 균등범위에 속한다고 할 수 없으므로, 피고 사이트는 특허발명을 균등침해하지 않는다.
□ 피고가 이 사건 원고의 검색방법을 사용하거나 부정경쟁행위를 하였는지 여부
검색어의 마지막 알파벳을 제거하여 검색결과를 도출하는 기술사상은 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 점, 피고 사이트와 원고 사이트는 소스코드의 프로그래밍 언어가 다른 점에 비추어 보면, 피고 사이트의 검색방법이 원고 사이트의 검색방법과 동일하다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 나아가 이 사건 검색방법은 이미 널리 알려져 있어서 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과라고 볼 수도 없다. 결국 피고 사이트가 특허권을 침해하거나 이 사건 검색방법을 사용함을 전제로 한 원고의 청구는 이유 없다.
□ 원고의 부당이득반환청구에 관하여
또한 원고 사이트와 피고 사이트의 기능 및 작동방식이 다소 유사하나, 피고가 구글광고를 운영하여 얻은 이익이 법률상 원인없이 원고 회사의 재산으로 인한 이득이라고 볼 수 없고 이로 인하여 원고 회사의 광고 수입이 감소하고 피고가 광고 수익을 얻었다는 상당인과관계를 인정할 증거가 없다. 원고의 부당이득 반환 청구는 이유 없다.
□ 원고의 불법행위에 기한 손해배상청구에 관하여(민법 제750조)
나아가 피고는 맥 운영체제에서 실행되는 ‘애플_BadaTime(zip 파일)’의 테스트를 위해 2012. 11. 14.경 이를 USB 저장장치에 저장하였다가 2017. 3. 15. 개인적인 백업 파일을 옮기면서 위 파일도 함께 저장된 것이라고 주장하고 있는바, 위 증거에서 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 피고가 ‘애플_BadaTime(zip 파일)’을 USB 저장장치에 저장한 이후 소스코드를 포함하는 압축파일이 수정된 적이 없는 점, 바다타임 프로그램은 아이폰용 무료 프로그램이고 이후 안드로이드 버전으로 상용화된 점, 바다타임 프로그램은 만조, 간조 등 물때를 알려주는 것으로 피고 사이트의 운영이나 기능과 아무런 관련이 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 피고 사이트와 관련이 없고 무료인 프로그램의 소스파일을 절취, 기망 등 부정한 수단으로 취득하였다는 점이 증명되었다고 볼 수 없으므로, 피고의 행위가 부정취득행위이거나 프로그램의 복제권 침해행위라고 볼 수 없다. 또한 피고가 바다타임 프로그램의 소스파일 취득 후 퇴사 시 반환 또는 폐기하지 못한 행위가 외부 유출을 위한 것이라고 볼 증거도 없으므로, 이러한 부분이 보안각서의 의무위반이거나 민법 제750조에 따른 불법행위라고 볼 수도 없다.
법무법이 승운
070.8667.3351