법무법인 승운 변호사 정석원
[상표] 등록상표인 ‘북촌손’이 선행등록서비스표(북촌, 북촌가)와 유사하여 ‘북촌손’의 상표등록이 무효가 되어야 한다고 본 사례(특허법원 2019허8996)
1. 사건개요
원고(북촌, 북촌가)은 2018. 8. 1. 피고(북촌손)를 상대로 등록상표는 원고의 선등록서비스표들과 동일, 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당되어 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였습니다. 이에 대하여, 특허심판원은 2019. 11. 22. 등록상표는 전체를 일체로 관찰되고 인식됨이 자연스럽고, 선등록서비스표들과는 외관, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 않으므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다.
위 청구기각심결에 대하여, 원고(북촌, 북촌가)이 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 냈는데요, 어떻게 되었을까요?
2. 판시 요지
특허법원은 북촌손과 북촌, 북촌가가 서로 유사하므로 북촌손의 등록상표가 등록무효가 되어야 한다고 판시하였습니다. 이에 대하여 판례의 요지를 살펴보겠습니다.
가. 관련 법리
1) 원칙
둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다.
2) 상표에 요부가 있는 경우
상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다.
나. 이 사건의 경우
등록상표는 사전적으로 ‘북쪽에 있는 마을’을 의미하는 ‘북촌’과 ‘사람의 손(手)’ 또는 ‘손님(客)’을 의미하는 ‘손’이 결합된 표장으로, ‘북촌’ 부분이 요부가 된다고 할 것이다. 즉 등록상표 중 ‘북촌’ 부분은, 그 지정상품인 음식점업 등과 관계에서 효능이나 용도, 성질 등을 표시한다고 볼 수 없고, 현저한 지리적 명칭이라거나 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에도 해당하지 않으므로, 식별력이 부정된다거나 미약하다고 볼 수 없다.
특히 2014. 1. 24.자 동아일보 기사 및 2014. 1. 6.자 서울연구원 정책리포트에 따르면 서울 ‘북촌’은 2013.경부터 관광객의 수가 급증하여 서울의 신흥 관광 명소로 알려지게 된 것으로 보인다. 그리고 상표등록의 등록결정시에 ‘북촌’은 추상적인 방위적 위치를 나타내는 ‘북쪽에 있는 마을’, 행정구역 명칭인 북촌리에서의 ‘북촌’, 서울의 관광 명소인 ‘북촌’ 등 다의적 의미를 갖고 있다고 할 것이고, 일반 수요자들에게 서울의 유명 관광지라는 지리적 감각을 즉각적으로 전달하는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 보기 어렵다. 나아가 거래실정을 고려하더라도 ’북촌‘은 음식점업 등과의 관계에서 다른 서비스업과 구분되는 서비스표로 사용되고 있음을 알 수 있으므로, ’북촌‘이 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다고 보기 어렵다.
그리고 등록상표 중 ‘손’ 부분은 사전적으로 ‘사람의 손(手)’, ‘다른 곳에서 찾아온 사람, 여관이나 음식점 따위의 영업을 하는 장소에 찾아온 사람’이라는 뜻의 ‘손님(客)’ 등을 의미한다. 그런데 ‘사람의 손’ 의미의 ‘손’은 음식과 관련하여 손두부, 손만두, 손칼국수, 손수제비 등으로 사용되어 손으로 직접 만든 두부, 만두, 칼국수, 수제비를 의미하므로, 등록상표의 지정상품인 음식점업 등과 관련하여 ‘손으로 직접 만든 음식을 제공’한다는 의미를 직감하게 하므로 식별력을 인정하기 어렵다.
결국 등록상표의 요부인 ‘북촌’과 선등록서비스표 1은 한자가 부가되어 있는지 여부에 차이가 있을 뿐, 호칭과 관념이 동일하므로 양 표장은 서로 유사하다. 그리고 등록상표의 지정서비스업과 선등록서비스표 1의 지정서비스업이 동일, 유사하다. 따라서 등록상표는 선등록서비스표 1과 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하다고 할 것이므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다.
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1. 사건개요
원고(북촌, 북촌가)은 2018. 8. 1. 피고(북촌손)를 상대로 등록상표는 원고의 선등록서비스표들과 동일, 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당되어 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였습니다. 이에 대하여, 특허심판원은 2019. 11. 22. 등록상표는 전체를 일체로 관찰되고 인식됨이 자연스럽고, 선등록서비스표들과는 외관, 호칭 및 관념이 서로 유사하지 않으므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다.
위 청구기각심결에 대하여, 원고(북촌, 북촌가)이 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 냈는데요, 어떻게 되었을까요?
2. 판시 요지
특허법원은 북촌손과 북촌, 북촌가가 서로 유사하므로 북촌손의 등록상표가 등록무효가 되어야 한다고 판시하였습니다. 이에 대하여 판례의 요지를 살펴보겠습니다.
가. 관련 법리
1) 원칙
둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다.
2) 상표에 요부가 있는 경우
상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다.
나. 이 사건의 경우
등록상표는 사전적으로 ‘북쪽에 있는 마을’을 의미하는 ‘북촌’과 ‘사람의 손(手)’ 또는 ‘손님(客)’을 의미하는 ‘손’이 결합된 표장으로, ‘북촌’ 부분이 요부가 된다고 할 것이다. 즉 등록상표 중 ‘북촌’ 부분은, 그 지정상품인 음식점업 등과 관계에서 효능이나 용도, 성질 등을 표시한다고 볼 수 없고, 현저한 지리적 명칭이라거나 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에도 해당하지 않으므로, 식별력이 부정된다거나 미약하다고 볼 수 없다.
특히 2014. 1. 24.자 동아일보 기사 및 2014. 1. 6.자 서울연구원 정책리포트에 따르면 서울 ‘북촌’은 2013.경부터 관광객의 수가 급증하여 서울의 신흥 관광 명소로 알려지게 된 것으로 보인다. 그리고 상표등록의 등록결정시에 ‘북촌’은 추상적인 방위적 위치를 나타내는 ‘북쪽에 있는 마을’, 행정구역 명칭인 북촌리에서의 ‘북촌’, 서울의 관광 명소인 ‘북촌’ 등 다의적 의미를 갖고 있다고 할 것이고, 일반 수요자들에게 서울의 유명 관광지라는 지리적 감각을 즉각적으로 전달하는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 보기 어렵다. 나아가 거래실정을 고려하더라도 ’북촌‘은 음식점업 등과의 관계에서 다른 서비스업과 구분되는 서비스표로 사용되고 있음을 알 수 있으므로, ’북촌‘이 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다고 보기 어렵다.
그리고 등록상표 중 ‘손’ 부분은 사전적으로 ‘사람의 손(手)’, ‘다른 곳에서 찾아온 사람, 여관이나 음식점 따위의 영업을 하는 장소에 찾아온 사람’이라는 뜻의 ‘손님(客)’ 등을 의미한다. 그런데 ‘사람의 손’ 의미의 ‘손’은 음식과 관련하여 손두부, 손만두, 손칼국수, 손수제비 등으로 사용되어 손으로 직접 만든 두부, 만두, 칼국수, 수제비를 의미하므로, 등록상표의 지정상품인 음식점업 등과 관련하여 ‘손으로 직접 만든 음식을 제공’한다는 의미를 직감하게 하므로 식별력을 인정하기 어렵다.
결국 등록상표의 요부인 ‘북촌’과 선등록서비스표 1은 한자가 부가되어 있는지 여부에 차이가 있을 뿐, 호칭과 관념이 동일하므로 양 표장은 서로 유사하다. 그리고 등록상표의 지정서비스업과 선등록서비스표 1의 지정서비스업이 동일, 유사하다. 따라서 등록상표는 선등록서비스표 1과 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하다고 할 것이므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다.
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